关于境外商(shāng)标,你不得不知道的几个问题
关于境外商(shāng)标,你不得不知道的几个问题
境外商(shāng)标
近年来,随着"新(xīn)百伦商(shāng)标之争"、"王老吉商(shāng)标之争"、"公牛商(shāng)标之争"等商(shāng)标圈大事件引发的公众关注,商(shāng)标保护的重要性已不言而喻、深入人心。但大多(duō)数人了解的"商(shāng)标"概念,确切地说应為(wèi)"境内商(shāng)标",而与之对应的,还有(yǒu)"境外商(shāng)标"这一概念。
即使"境外商(shāng)标"只有(yǒu)四个字,但与之相关的内容怕是可(kě)以口若悬河三天三夜不停歇。本文(wén)特意避开晦涩的知识点,通过几个关于境外商(shāng)标的基本问题,力求通俗易懂地為(wèi)有(yǒu)兴趣的朋友们呈现一个"境外商(shāng)标"的基本形象。
第一问
為(wèi)什么要在境外注册商(shāng)标?
"回答(dá)这个问题,首先要树立一个基本概念,即商(shāng)标保护的"地域性"。
打个比方,在中國(guó)商(shāng)标局成功注册的商(shāng)标,等同于获得中國(guó)大陆的"身份证",但一旦有(yǒu)"出境"需求,则需要在出境到达的國(guó)家/地區(qū)办理(lǐ)当地商(shāng)标注册以获得"境外商(shāng)标",大致等同于获得"签证"。但"境外商(shāng)标"比"签证"要强势的多(duō),因為(wèi)我國(guó)当前已与多(duō)个國(guó)家/地區(qū)"互免签证",而商(shāng)标注册的"地域性"是没有(yǒu)任何豁免可(kě)言的。
另一方面,一般针对"為(wèi)什么"的问题,往往还可(kě)以反推出"不这样做有(yǒu)何危害"。让我们假设一种场景,甲是一名兢兢业业的创业者和经营者,呕心沥血打造了品牌A,在中國(guó)境内也获得了商(shāng)标注册,就在即将走上品牌國(guó)际化道路之际,调查得知A商(shāng)标已在全球范围内多(duō)个國(guó)家被他(tā)人抢先注册了。通常来说,如果抢先注册A商(shāng)标的他(tā)人并没有(yǒu)在当地对A商(shāng)标进行实际使用(yòng),甲还有(yǒu)一線(xiàn)希望争取回A的商(shāng)标权,但如果抢先注册人已在当地对A商(shāng)标投入了实际使用(yòng),那么,基本上我们也只能(néng)一首《凉凉》送给这位朋友。
造成上述案例悲剧的原因,在于大多(duō)数國(guó)家/地區(qū)都优先保护"在先申请商(shāng)标"。通俗点说,商(shāng)标权作為(wèi)有(yǒu)限的资源,谁先申请,谁先拥有(yǒu)。这种背景下,如果他(tā)人在境外某國(guó)家/地區(qū)抢先注册了与您的品牌相同/近似的商(shāng)标,您的产品/服務(wù)进入到相应目标國(guó)家/地區(qū)时,作為(wèi)品牌的真正权利人,您却不能(néng)成為(wèi)您商(shāng)标的注册权利人。
除了可(kě)能(néng)被其他(tā)人花(huā)式抢注自己的商(shāng)标,品牌真实权利人还可(kě)能(néng)面临着"想要维权却没有(yǒu)依据"的尴尬处境。由于在中國(guó)大陆注册的商(shāng)标并不能(néng)"自动延伸"到境外國(guó)家/地區(qū),所以与其在维权时喊破喉咙跑断腿,不如提前布局好境外商(shāng)标,届时面对侵犯自身商(shāng)标权的行為(wèi),轻轻甩出几张《商(shāng)标注册证》,立马hold住全场。
需要特别强调的是,"境外"和"國(guó)外"并不等同,香港、澳门、台湾属于商(shāng)标意义上的"境外"地區(qū),并不因是我大中國(guó)不可(kě)分(fēn)割的一部分(fēn)而特殊哦。
第二问
世界上这么多(duō)國(guó)家和地區(qū),该去哪里布局商(shāng)标?
"
一直以来,我们都坚持告诉我们的客户,商(shāng)标的境外布局要"以市场為(wèi)导向"。作為(wèi)外部律师,我们无法代替商(shāng)标权利人决定目标市场,但是可(kě)以提供一种思路,以帮助确定境外商(shāng)标布局的國(guó)家/地區(qū)。
针对如下问题,只要有(yǒu)一项答(dá)案是肯定的,就建议权利人指定该國(guó)家/地區(qū)提交商(shāng)标注册申请:
(1)企业产品或服務(wù)是否已经进入或有(yǒu)计划进入该國(guó)/地區(qū)市场;
(2)企业产品或服務(wù)是否在该國(guó)/地區(qū)进行过各种形式的宣传;
(3)企业产品或服務(wù)品牌的无形价值是否较大,在该國(guó)/地區(qū)有(yǒu)被他(tā)人恶意抢注或非法利用(yòng)的危险;
(4)企业是否在该國(guó)/地區(qū)利用(yòng)当地代理(lǐ)商(shāng)销售产品或推广服務(wù)。
简言之,世界这么大,出去看看的同时,别忘了装备好自己的商(shāng)标权。
第三问
如何选择"走出去"的商(shāng)标和权利范畴?
"
在明白了"為(wèi)什么要走出去"和"走到哪里去"两个问题之后,下一步要考虑的就是如何选择境外注册的商(shāng)标和商(shāng)品/服務(wù)类别了。
回答(dá)这个问题是个复杂的过程,需要考虑诸如申请人企业的核心经营领域、申请人企业下一个N年计划筹划上马的新(xīn)项目/新(xīn)产品、申请人企业在中國(guó)大陆所使用(yòng)的商(shāng)标是否符合國(guó)际化发展需求,等等,三言两语不得尽述。
通常来说,商(shāng)品和服務(wù)的选择应当遵循"核心项目必选、关联项目附带"的基本原则,商(shāng)标申请指定的商(shāng)品/服務(wù)应当涵盖主营产品服務(wù),以及一定的防御范围,项目不宜过多(duō),但涵盖范围也不宜太窄。
各个國(guó)家/地區(qū)关于商(shāng)品和服務(wù)项目的要求、限制条件不同:部分(fēn)國(guó)家像中國(guó)大陆一样,在大的类别之下还有(yǒu)当地"小(xiǎo)类似群";部分(fēn)國(guó)家在类别划分(fēn)上,根据当地的历史和文(wén)化执行不同于國(guó)际标准分(fēn)类的当地标准;还有(yǒu)部分(fēn)國(guó)家对于超出当地额定数量的指定项目,会加收金额不等的官费。因此,為(wèi)了获得一个最优的性价比(指定并获得保护的范围尽可(kě)能(néng)大、申请费用(yòng)尽可(kě)能(néng)低),需要基于权利人企业主营产品或服務(wù)的情况以及当地法律规定和实践的具體(tǐ)情形,研究并确定最為(wèi)恰当的申请方案。在这个过程中,中伦律师可(kě)以全程陪护。
第四问
境外商(shāng)标注册申请都有(yǒu)哪些路径?
"
中國(guó)企业谋求在境外获得商(shāng)标保护,主要有(yǒu)两条途径:一是逐一國(guó)家/地區(qū)申请,即直接向目标國(guó)家/地區(qū)申请商(shāng)标注册;二是马德里國(guó)际注册申请,即通过國(guó)际知识产权组织(WIPO)向目标國(guó)家/地區(qū)申请领土延伸保护。在此之外,针对欧洲市场,我们特别推荐了欧盟商(shāng)标注册申请路径。
逐一國(guó)家/地區(qū)注册申请
逐一國(guó)家/地區(qū)注册申请,就是申请人的商(shāng)标需要到哪个國(guó)家/地區(qū)获得保护,申请人直接通过当地律师向该國(guó)家/地區(qū)办理(lǐ)。由境外当地律师"全程保驾护航",是逐一國(guó)家/地區(qū)申请途径的最大特色。
马德里商(shāng)标國(guó)际注册申请
通常人们所说的"马德里體(tǐ)系",全称应為(wèi)"商(shāng)标國(guó)际注册马德里體(tǐ)系",它受两个条约约束,即《商(shāng)标國(guó)际注册马德里协定》和《商(shāng)标國(guó)际注册马德里协定有(yǒu)关议定书》,目前共有(yǒu)116个成员國(guó)。以该途径递交商(shāng)标國(guó)际注册的申请人,通过原属國(guó)商(shāng)标机构、向世界知识产权组织國(guó)际局递交一份申请,可(kě)同时在马德里體(tǐ)系成员國(guó)名录中选择多(duō)个成员國(guó)。WIPO在马德里體(tǐ)系中如同一个强大的中转站,连接申请人一端和指定國(guó)家一端。
特别推荐之欧盟商(shāng)标注册申请
相对于逐一國(guó)家/地區(qū)注册申请途径和马德里國(guó)际商(shāng)标注册申请途径而言,欧盟商(shāng)标是地區(qū)性注册申请途径的一种。与此相似地,还有(yǒu)非洲知识产权组织等地區(qū)性知识产权联盟,本文(wén)暂时不做详细介绍,希望了解的朋友们欢迎随时咨询中伦。
如果中國(guó)企业的目标市场在欧洲,申请欧盟商(shāng)标注册是性价比很(hěn)高的一个路径。只需提交一次申请,一旦获准注册,即可(kě)在整个欧盟27个成员國(guó)获得保护。
众所周知,英國(guó)已正式通过"脱欧"决议并正式启动了"脱欧"程序。在知识产权领域,2019年3月份之后通过欧盟途径获得注册的商(shāng)标在英國(guó)将不再得到保护。
敲黑板!下方有(yǒu)重要总结列表
在了解境外商(shāng)标基本注册申请途径的基础之上,我们针对以上提及的两条境外商(shāng)标注册申请途径,通过简明扼要的优缺点对比制作了如下表格,供大家了解和认识。
逐一國(guó)家/地區(qū)注册申请
1.审查周期较短,发达國(guó)家一般6-9个月;
2.可(kě)根据目标國(guó)家/地區(qū)市场需求变换申请信息,灵活性好;
优点
3.注册申请全程有(yǒu)当地律师保驾护航,跟进、维护成本大大降低;
4.各國(guó)家/地區(qū)获准注册后均下发注册证,文(wén)件的形式感和参考性好;
5.涵盖全球有(yǒu)知识产权制度的所有(yǒu)國(guó)家/地區(qū),包容广泛。
缺点
根据不同指定國(guó)家的经济发展水平和人力成本,部分(fēn)國(guó)家/地區(qū)商(shāng)标注册申请费用(yòng)较高(大致来说,在一个國(guó)家/地區(qū),一件商(shāng)标在一个类别上申请,大约费用(yòng)為(wèi)人民(mín)币1万元左右)。
马德里國(guó)际商(shāng)标注册申请
1.在审查顺利的前提下,费用(yòng)经济(大致来说,在一个國(guó)家/地區(qū),一件商(shāng)标在一个类别上申请,大约费用(yòng)為(wèi)人民(mín)币2,000元左右);
优点
2.文(wén)件要求简单;
3.后续续展/转让/变更等手续简单。
1.审查周期较長(cháng),一般需要2年左右;
2.受限于本國(guó)基础商(shāng)标申请/注册信息,灵活性差;
3.自马德里商(shāng)标注册之日起5年内,基础商(shāng)标的任何权利变动,都将连带影响马德里商(shāng)标,稳定性差;
缺点
4.申请阶段无当地律师护驾,遭遇审查意见的几率很(hěn)高;
5.若遇审查意见的时间成本、金钱成本都较高昂;
6.绝大多(duō)数成员國(guó)不下发注册证,文(wén)件参考性欠佳;
7.涵盖國(guó)家范围有(yǒu)限。
最后一问
境外商(shāng)标注册申请应当如何有(yǒu)序启动?
"在确定即将启动境外商(shāng)标注册申请工作之后,可(kě)以考虑分(fēn)以下几步,逐步开展相应工作。
第一步
申请人企业需要先确定商(shāng)标申请的基本信息(哪些商(shāng)标、涉及哪些商(shāng)品和服務(wù)、准备进入哪些國(guó)家/地區(qū)),然后,由专业律师基于相应信息提供《注册申请方案》建议,主要内容包括基于申请人企业名下境内商(shāng)标申请注册的情况、品牌國(guó)际化的具體(tǐ)需求(是否与國(guó)内品牌保持一致、完成周期要求、预算要求等)、目的國(guó)家/地區(qū)的法律制度和实践要求,设计申请路径(单一路径或多(duō)个路径相结合),并精确计算申请费用(yòng)。
第二步
申请人企业与律师在沟通中对《注册申请方案》按需要进行调整,直至方案定稿。
境外商(shāng)标申请其实是比较复杂的多(duō)个國(guó)家/地區(qū)商(shāng)标申请工作的组合,通常花(huā)费也较高,因此申请提交之前的方案设计工作非常重要,建议一定充分(fēn)重视,磨刀(dāo)不误砍柴工。
第三步
根据确定的《注册申请方案》拟定《委托合同》,双方签署。
第四步
根据《委托合同》,实施境外商(shāng)标申请工作。
结语
在当今的商(shāng)业战争、品牌战争中,知识产权战争已悄然成為(wèi)兵家必争之役。商(shāng)标作為(wèi)知识产权的重要组成部分(fēn),在权利人实际的经营活动中,进可(kě)作矛、退可(kě)作盾,中國(guó)企业"走出去",品牌保护要先行,商(shāng)标布局更需要先行。希望本文(wén)可(kě)以助您在了解上述基础知识的基础上,把握重点,事半功倍。
敬请期待
我们已经安排了下一期境外商(shāng)标专题文(wén)章《一带一路春风吹起,你的品牌准备好了吗?——之沿線(xiàn)國(guó)家商(shāng)标注册申请要点概览》。
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