在委托代工模式的专利许可(kě)交易中，明晰相关主體(tǐ)的权利来源、专利许可(kě)范围和管控可(kě)能(néng)的专利侵权风险是难点问题。例如，专利被许可(kě)人是否有(yǒu)权利委托第三方通过代工模式生产制造（指使制造权，Have-Made Rights）；专利被许可(kě)人是否有(yǒu)权利作為(wèi)代工厂為(wèi)第三方生产专利产品（代工厂权，Have-Designed Rights）等。本文(wén)结合筆(bǐ)者的专利纠纷实務(wù)案件经验，立足中美法律实践的比较，探讨代工模式专利许可(kě)中的“指使制造权"和“代工厂权"的关键法律问题，进一步分(fēn)析如何确定专利实施权利的性质和约定形式，以及发生专利侵权后的责任承担问题，以期对法律实践有(yǒu)所帮助。

委托代工生产模式将研发设计和生产分(fēn)离，有(yǒu)利于各主體(tǐ)集中优势资源各司其职、提高生产效率和利润，该商(shāng)业模式已经在手机、半导體(tǐ)制造等行业广泛存在。随着我國(guó)药品、医疗器械上市许可(kě)持有(yǒu)人（Marketing Authorization Holder，MAH）制度的完善，未来医疗行业也将逐渐改变研发主體(tǐ)和生产主體(tǐ)的“捆绑"模式。

在委托代工模式中，明晰相关主體(tǐ)的权利来源、专利许可(kě)范围和管控可(kě)能(néng)的专利侵权风险是难点问题。例如，专利被许可(kě)人是否有(yǒu)权利委托第三方通过代工模式生产制造（指使制造权，Have-Made Rights）；专利被许可(kě)人是否有(yǒu)权利作為(wèi)代工厂為(wèi)第三方生产专利产品（代工厂权，Have-Designed Rights）；如何确定专利实施权利的性质和约定形式；以及发生专利侵权后的责任承担问题。针对此类问题，本文(wén)梳理(lǐ)了实践中的几个案例，并结合筆(bǐ)者的实務(wù)经验，简要介绍委托代工模式下的专利许可(kě)实務(wù)要点。

根据我國(guó)《专利法》第十一条的规定，专利权人可(kě)以授予他(tā)人的权利包括了制造、使用(yòng)、销售、许诺销售和进口专利产品、或使用(yòng)专利方法的权利。目前，指使制造权和代工厂权并不在我國(guó)专利法所明确列举的五种权利之列，但在代工模式下的专利许可(kě)实践中却可(kě)能(néng)经常遇到。因此，被许可(kě)人是否有(yǒu)权允许他(tā)人為(wèi)其制造专利产品的行為(wèi)，或被许可(kě)人自身是否可(kě)作為(wèi)代工厂為(wèi)他(tā)人制造专利产品，都是需要重点考虑的问题。

指使制造权和代工厂权都源于美國(guó)判例法，其实质是被许可(kě)人及其相关方的一种基于专利许可(kě)关系的专利不侵权抗辩。指使制造权指专利被许可(kě)人委托第三方為(wèi)其制造专利产品的权利，专利被许可(kě)人為(wèi)专利产品的定作人，代工厂為(wèi)产品的实际制造者。该权利的内在逻辑在于获得专利许可(kě)的人并不必然被要求在实施权利的每个环节中亲力亲為(wèi)，他(tā)可(kě)以雇佣别人协助制造、使用(yòng)或销售专利产品/方法，也可(kě)以仅实施其中的某一项权利（如销售），而雇佣他(tā)人為(wèi)其生产制造产品。

指使制造权的适用(yòng)场景需要具备两个基础的法律关系：专利权人与被许可(kě)人之间的专利许可(kě)关系、被许可(kě)人与第三方代工厂之间的委托代工关系。正是由于存在专利许可(kě)关系，第三方的委托代工行為(wèi)才可(kě)能(néng)因该许可(kě)关系而不构成侵权。

代工厂权指专利被许可(kě)人接受第三方的委托為(wèi)其制造专利产品的权利，专利被许可(kě)人為(wèi)专利产品的实际制造者，第三方為(wèi)产品的委托方和设计者。与指使制造权的适用(yòng)场景类似，代工厂权同样基于上述两个基础的法律关系，但區(qū)别在于，此时的专利被许可(kě)人為(wèi)代工厂，未获得许可(kě)的第三方為(wèi)专利产品的委托方和设计者。

美國(guó)法院认為(wèi)，在许可(kě)合同未有(yǒu)明确约定排除的情况下，指使制造权天然地、以默示的形式包含在了专利许可(kě)中。在Carey v. United States案[1]中，美國(guó)联邦索赔法院（联邦巡回上诉法院前身）认為(wèi)，“制造、使用(yòng)和销售"专利产品的许可(kě)自然地包括了让第三方制造产品的权利，该许可(kě)允许雇佣他(tā)人帮助生产、使用(yòng)或销售产品，而不需要必须亲力亲為(wèi)。因此，在合同未明确排除、或缺乏证据的情况下，指使制造权“暗含"于制造权中。

但对于代工厂权，目前美國(guó)法院大多(duō)认為(wèi)需要结合对合同的解释来确定双方的许可(kě)范围是否包括代工厂权。I* Corp. v. U.S. ITC案[2]中，联邦巡回上诉法院认為(wèi)，结合许可(kě)双方的意图、保留条款等，I*公司和三洋公司的许可(kě)合同中的“三洋产品"应仅限于三洋公司自己设计的产品，而不应包括為(wèi)Atmel代工生产的产品。在Cyrix Corp. v. I* Corp.案[3]认為(wèi)，法院同样基于I*公司与B*公司专利许可(kě)的签订背景、上下文(wén)解释一致性等角度分(fēn)析许可(kě)范围是否仅包括了“B*公司设计的产品"，并从此角度分(fēn)析B*公司是否获得了代工厂权。

我國(guó)现有(yǒu)案例也曾以合同约定作為(wèi)专利被许可(kě)人是否享有(yǒu)指使制造权的基础，最高人民(mín)法院在“飞利浦"[4]案中认為(wèi)，基于专利许可(kě)合同中允许第三方委托代工的约定，专利被许可(kě)人指示第三方制造侵权产品的行為(wèi)不属于专利侵权。但对于未有(yǒu)合同约定的情形下是否存在默示许可(kě)，该案并未涉及。

但是，在全國(guó)百优案例“亚都加湿器"案[5]中，广东高院以共同制造行為(wèi)本身是否具有(yǒu)可(kě)分(fēn)割性角度来考虑被许可(kě)方是否可(kě)以通过默示的方式获得了指使制造权和代工厂权。法院认為(wèi)，委托方与加工方的行為(wèi)应视為(wèi)一个整體(tǐ)，不可(kě)人為(wèi)切割成委托方与加工方各自的行為(wèi)再分(fēn)别定性，“委托方与加工方两者中若有(yǒu)任何一个主體(tǐ)获得专利权人授权，则整个制造行為(wèi)均应视為(wèi)经专利权人许可(kě)而实施。否则，将陷入对于同一产品若以委托方论是专利侵权产品，若以加工方论是合法专利产品的逻辑悖论"。筆(bǐ)者理(lǐ)解，广东高院的判决倾向于认為(wèi)，指使制造权和代工厂权均可(kě)以通过专利许可(kě)合同的默示约定暗含于“制造权"中。

有(yǒu)观点认為(wèi)[6]，判断专利被许可(kě)人是否拥有(yǒu)指使制造权或代工厂权，可(kě)以结合专利许可(kě)类型来考虑，在独占许可(kě)的场景下，无论是加工方还是委托方获得了独占许可(kě)权，通常情况下委托方和加工方均不构成专利侵权。该观点较容易被理(lǐ)解和接受，因為(wèi)对指使制造权或代工厂权进行必要限制的目的在于加强对专利权人的保护，避免被许可(kě)人以任何形式蚕食专利权人的许可(kě)市场。但在独占许可(kě)的情况下，被许可(kě)人是唯一的合法实施主體(tǐ)，其作為(wèi)加工方或委托方并不会损害专利权人的许可(kě)利益。

但美國(guó)法院认為(wèi)，专利许可(kě)类型并非判断指使制造权是否存在的考虑因素。Corebrace LLC v. Star Seismic LLC案[7]中，Corebrace主张，只有(yǒu)在独占许可(kě)权情形下，制造权才能(néng)包括指使制造权。美國(guó)联邦巡回上诉法院反驳了Corebrace的观点，认為(wèi)指使他(tā)人制造权并非建立在独占许可(kě)或者分(fēn)许可(kě)权基础上的，而是基于“制造、使用(yòng)和销售权"，被许可(kě)人获得的许可(kě)权使得他(tā)有(yǒu)权委托他(tā)人制造产品。

专利许可(kě)实践中指使制造权的基本要求在于，专利产品的最终获益方应為(wèi)专利被许可(kě)人（代工模式中的委托方）而非第三方代工厂，如果突破了该基本要求，就可(kě)能(néng)会背离原专利许可(kě)协议的初衷，导致指使制造权实际变相為(wèi)专利分(fēn)许可(kě)权。换言之，判断某一代工制造行為(wèi)的权利来源是基于指使制造权还是分(fēn)许可(kě)权，可(kě)以看产品的实际制造者（代工厂）是否可(kě)以未经许可(kě)直接销售专利产品给除委托方之外的第三方。这背后的逻辑在于判断代工制造商(shāng)是基于自身还是他(tā)人的使用(yòng)利益而进行生产的。

在D* Co. v. S* Co.案[8]中，Union Carbides公司试图获得D*公司的专利许可(kě)但未获成功，其与获得D*公司专利许可(kě)的S*公司接洽后，签订了基于指使制造权的代工协议，协议约定Union Carbides公司為(wèi)S*公司代工生产专利产品后再回購(gòu)。特拉华州最高法院否定了该案中存在指使制造权的主张，认為(wèi)Union Carbides公司不是為(wèi)了S*公司的自身使用(yòng)利益而生产，其虚假订立的代工合同是為(wèi)了规避专利侵权，超越了指使制造权的范围，為(wèi)一种专利许可(kě)合同中明确禁止的、变相的分(fēn)许可(kě)行為(wèi)。

在前述的Cyrix Corp. v. I* Corp.案中，ST公司為(wèi)I*公司专利的被许可(kě)人，其同时也作為(wèi)Cyrix公司产品的代工厂；当ST公司的生产能(néng)力不满足要求时，它便要求它的关联公司ST-意大利為(wèi)其生产部分(fēn)产品。I*公司主张ST公司和ST-意大利之间的安排属于专利的分(fēn)许可(kě)，而并非指使制造权的范围。美國(guó)联邦巡回上诉法院和地區(qū)法院认為(wèi)，ST公司和ST-意大利之间的协议不是专利的分(fēn)许可(kě)，而是基于ST公司-I*公司之间专利许可(kě)合同中的指使制造权。法院还认為(wèi)，在本案中，ST-意大利是為(wèi)了ST公司生产处理(lǐ)器，而并非為(wèi)了Cyrix公司生产处理(lǐ)器，即ST公司是专利产品的利益获得方。

考虑指使制造权和代工厂权时，一般特指委托方与制造商(shāng)构成专利法意义上的共同制造者的情形，而不包括制造者单独实施制造行為(wèi)的情况。原因在于，一方面，如果制造商(shāng)為(wèi)专利产品的唯一制造者，因专利许可(kě)关系和权利用(yòng)尽原则而不存在侵权争议。另一方面，实践中委托方不构成共同制造者的情形较少。最高人民(mín)法院在“飞利浦"案中曾确定，委托方不是专利法意义上的制造者的标准在于“飞利浦公司（委托方）没有(yǒu)……就被诉侵权产品的生产提供技术方案或者提出技术要求"。该案例在司法实践中被后来者引用(yòng)次数很(hěn)多(duō)，但据筆(bǐ)者观察，获支持者甚寡。其中的重要原因在于，实践中无论是“OEM"还是“OEM"代工模式，委托方对代工厂不提供任何技术方案或技术要求的情况极少，法院按照一般生活经验及认识，往往推定委托方為(wèi)共同制造者。

在委托代工模式下，共同制造者分(fēn)别实施侵权行為(wèi)造成同一损害时，仍可(kě)以基于诉讼标的的同一性构成必要共同诉讼。如果原告选择对多(duō)个被告分(fēn)别起诉，法院并不必然需要在特定诉讼中追加其他(tā)关联主體(tǐ)参与诉讼。需要注意，虽然代工商(shāng)本身的加工利润率可(kě)能(néng)较低，但法院在判断侵权产品的合理(lǐ)利润时，并不必然受到被告代工商(shāng)自身利润率的影响。

在筆(bǐ)者代理(lǐ)的某发明专利侵权纠纷[9]中，案外人S公司為(wèi)一家位于海外的委托方，委托中國(guó)的J公司為(wèi)其代工逆变器产品，J公司的获利仅是代工行业较微薄的平均利润，该利润率并不能(néng)體(tǐ)现最终被控侵权产品和专利的实际价值，也不能(néng)體(tǐ)现侵权产品出口销售到海外所获取的高额利润。在此情形下，最高人民(mín)法院参考了案外人S公司的营业利润作為(wèi)侵权产品的合理(lǐ)利润，并支持了原审原告的诉讼请求。

代工模式有(yǒu)利于专利的实施和有(yǒu)效运用(yòng)，规范专利许可(kě)内容和有(yǒu)效防范风险是专利许可(kě)协议中的重要考虑因素，目前我國(guó)的司法实践中对委托代工模式中指使制造权和代工厂权的性质、范围以及责任承担问题涉及较少。為(wèi)了有(yǒu)效保护许可(kě)双方利益，防止权利旁落，专利权人和被许可(kě)人应在合同中对指使制造权的适用(yòng)产品范围、代工模式、保留条款等进行充分(fēn)考虑和协商(shāng)，必要的情况下可(kě)聘请专业机构进行评估。