目前，境外投资活动通常伴随着先进技术及知识产权的获取与交流。在跨境技术交易的实務(wù)操作中，一般在双方签订LOI（意向书）或MOU（备忘录）至签订SPA（股权买卖合同）期间，开展全面的知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，以下简称“IPDD"），以确定我方和交易对方的知识产权实力状况，结合各自知识产权实力状况明确交易框架，从而确定跨境技术交易的基本策略。可(kě)以说，IPDD已经成為(wèi)确定跨境技术交易框架与策略的前提。

一、知己知彼：技术交易知识产权尽职调查的必要性

IPDD是跨境技术交易的逻辑起点，完整、准确的IPDD是并購(gòu)交易成功的关键。IPDD的主要目的是通过了解知识产权的法律属性、技术属性与经济属性，达成对知识产权价值属性的认知，并為(wèi)进一步进行知识产权价值评估提供依据。从买方角度而言，尽职调查是為(wèi)了尽可(kě)能(néng)地发现与交易目标有(yǒu)关的股份或资产的全部情况，进而决定是否继续开展交易的重要事实。买方需要知晓，所得到的重要信息能(néng)否准确地反映目标公司的资产和债務(wù)情况。因此，IPDD是买方降低跨境交易风险的重要“安全阀"。[1]

知识产权的非物(wù)质性决定了跨境技术交易具有(yǒu)的特殊风险，即便是著名的跨國(guó)企业，在涉及知识产权的交易中亦曾出现重大失误。典型地，在某集团并購(gòu)某公司某产品的业務(wù)研发部门时，未能(néng)调查发现该公司与其他(tā)公司之间有(yǒu)双方承诺不会随着该公司研发部门的转让而改变的交叉许可(kě)协议。这意味着该集团期望通过并購(gòu)获取关键技术的目标难以完全实现。可(kě)以说，跨境技术交易中IPDD的全面度与准确度，直接影响着交易价格，甚至决定交易成败。

二、不遗毫发：跨境技术交易知识产权尽职调查要点

高质量的尽职调查是进行交易决策的重要基础之一，而尽调的质量建立在科(kē)學(xué)的方法、完整的资料以及合适的人员基础之上。為(wèi)避免IPDD流于形式，难以发现实质性问题和风险，以下针对实務(wù)中需重点关注的IPDD要点进行探析。

1、目标知识产权的范围确定

最大范围圈定知识产权初始调查边界，防止因遗漏造成起点性错误。确定所需交付知识产权的边界，作為(wèi)尽调的起点，一旦存在遗漏或偏差，后续期望回溯发现问题将变得极為(wèi)困难，因此应给予足够重视。从知识产权内容范围而言，买方不仅需核实卖方自行出具的目标公司相关知识产权清单，还需在公共数据库（如美國(guó)和欧洲的专利局网站）等途径进行全面检索，以确认与目标公司技术拥有(yǒu)利害关系的相关知识产权。补充检索的操作相对简单，实践中往往被忽视。从知识产权地域范围而言，交易市场的划分(fēn)影响知识产权安排。例如，哪些知识产权需要转让，哪些只需许可(kě)，在什么程度上授权许可(kě)等。因此，需要围绕交易各方的市场划分(fēn)计划，界定目标知识产权的地域范围。

对于研发中的技术或申请中的知识产权，需尽可(kě)能(néng)对目标知识产权进行固化。对于尚未形成具體(tǐ)专利权、著作权的技术，需要对技术涉及的全部知识产权进行准确界定和归纳。例如：可(kě)以从知识产权的背景情况、名称、性质、具體(tǐ)载體(tǐ)、概括性描述的知识产权内容、组成部分(fēn)、保存方式、应用(yòng)效果等多(duō)方面进行分(fēn)类界定。

以技术落地实施為(wèi)导向，注意核查专利的实施是否需要与相关技术秘密、第三方知识产权等结合。有(yǒu)些技术的完整实施，需要多(duō)方面技术的集合，而相应知识产权的保护形式不限于专利，此时需要向目标公司了解是否还有(yǒu)技术秘密和其他(tā)配套的外围技术，以防遗漏技术秘密等，使得获取的技术并非最优方案，收購(gòu)不够完整、留有(yǒu)缺憾。

难以准确界定目标知识产权范围时，适时安排不诉条款作為(wèi)补充，协同进行交易谈判。以某项业務(wù)或产品作為(wèi)交易目标时，此时界定目标知识产权需要准确分(fēn)析知识产权与主要产品/服務(wù)的对应情况，而实践中往往难以非常清晰地界定出目标知识产权的全部内容，因此一般会在交易协议中布置相关兜底条款，如不诉条款。

2、目标知识产权的权利归属

严格追溯技术来源，分(fēn)类核查目标知识产权独立性。企业主要通过自主研发、合作或委托开发、第三方技术转让的方式取得知识产权。根据取得知识产权的方式不同，存在的权属风险往往也大不相同。

自主研发取得的知识产权，需重点核查是否存在职務(wù)发明纠纷风险。自主研发取得的知识产权常因发明人或设计人包含竞争对手前员工，引发竞争对手以知识产权属于前员工的职務(wù)发明為(wèi)由提起权属诉讼的情况。因此，除了核查目标公司关于知识产权背景调查、竞业禁止、保密、所携带技术成果的权利归属情况等的制度规定情况，对于核心知识产权，买方仍需重点核查目标公司是否保留有(yǒu)能(néng)够反映相关技术产生过程及研发团队智力投入情况的较為(wèi)完整的研发记录；对于主要发明人或设计人需核查其在原单位的入职及离职文(wén)件及从事的主要工作情况，确认是否主要从事类似技术开发职位等。

委托或合作开发取得的知识产权，需注意核查相关协议中权属约定及权能(néng)分(fēn)配是否清楚，并重点关注共有(yǒu)知识产权及后续改进的权利安排。委托或合作开发取得的知识产权的权能(néng)分(fēn)配可(kě)能(néng)是独有(yǒu)的，也可(kě)能(néng)是与合作方共有(yǒu)的。当然，基于商(shāng)业安排等的考虑，自主研发知识产权也可(kě)能(néng)是与第三方共有(yǒu)的知识产权，在此一并讨论。对于共有(yǒu)知识产权，需要特别注意收益权、处分(fēn)权的约定。為(wèi)避免日后可(kě)能(néng)出现纠纷和麻烦，买方应该与共有(yǒu)知识产权的每一权利人都要进行谈判，尽调时应该明示这种要求，并评估对交易可(kě)能(néng)造成的影响。

从第三方受让取得的知识产权，需注意區(qū)分(fēn)知识产权性质為(wèi)所有(yǒu)权还是使用(yòng)权，重点审核相关转让、许可(kě)协议是否存在对受让人使用(yòng)技术的权利限制或隐藏权利负担。目标知识产权若存在适用(yòng)技术领域、地域、主體(tǐ)、时间等限制，或权利质押、已许可(kě)他(tā)人实施等负担，均可(kě)能(néng)影响交易架构设计，以及二次开发后技术或产品的自由实施。因此，确保目标公司拥有(yǒu)相关知识产权的全部权能(néng)，并能(néng)够向买方明确转让，对于买方而言至关重要。对于所有(yǒu)权知识产权或独占许可(kě)权知识产权，需重点核查所受让/授权的知识产权是否具有(yǒu)其他(tā)使用(yòng)许可(kě)情形。

3、目标知识产权的自由使用(yòng)

关注技术出口管制合规要求，审查知识产权相关诉讼。有(yǒu)些國(guó)家或地區(qū)会限制敏感技术对域外的出口（包括知识产权的对外转让、实施许可(kě)、技术服務(wù)和其他(tā)方式的技术转移）。但不同國(guó)家具有(yǒu)各自的技术进出口管制政策，所限制的技术领域及范围有(yǒu)所不同。买方需要核查目标公司在近期至少三年内作為(wèi)原告或被告参与的、已结案及尚在审理(lǐ)的诉讼案件情况，包括调查案件性质、诉讼法律关系。若第三方对目标公司知识产权所有(yǒu)权或有(yǒu)效性提出诉讼，则买方就要分(fēn)析权衡如果结局不利可(kě)能(néng)要承担的责任损失大小(xiǎo)，以及这种诉讼纠纷是否有(yǒu)可(kě)能(néng)在并購(gòu)之前解决。同时，根据尽调深度需要，有(yǒu)时还需对交易相对方地域内的自由实施分(fēn)析（Freedom to Operate，简称為(wèi)FTO）、专利稳定性分(fēn)析等，具體(tǐ)分(fēn)析办法，在此不再赘述。

三、剥丝抽茧：知识产权尽职调查的内容与关键步骤

跨境技术交易项目推进通常会发生交易过程中没有(yǒu)预料到的情况，需注重与交易的结合，以目标知识产权的落地实施為(wèi)目标，反哺知识产权尽职调查全过程。

1、尽调启动前：知识产权尽职调查的策略制定

明确交易方式：股权交易、资产交易、股权资产混合交易。股权交易方与资产交易方对IPDD往往有(yǒu)不同要求。在股权交易中，对于每一特定资产的调查并不如在资产交易中那么重要，目标公司的知识产权资产一般将随着股权的转移而发生权利转移。对于资产交易方式下的IPDD而言，则必须确保识别到目标公司所有(yǒu)的实质性知识产权，以及确保目标公司对所有(yǒu)这些实质性知识产权所有(yǒu)权的确认，这直接决定了股权交易的价格与成败。

明确交易各方的诉求：技术交易、人员交易、品牌交易。成功的交易需要根据交易各方的利益诉求，形成共同认可(kě)的交易文(wén)本。交易目的决定着调查的目标及重点。例如，以获得关键技术為(wèi)交易首要目标，需将调查重点集中在与技术相关的方面，比如关键技术保护措施，关键技术的实施情况，相关产品是否侵犯第三方知识产权等；以获得骨干员工和技术秘密為(wèi)交易首要目标，需要对被收購(gòu)方的员工情况进行重点调查，比如员工是否均签署保密协议，是否约定了发明创造成果所有(yǒu)权的归属，骨干员工人员清单、激励方法及長(cháng)期留用(yòng)意愿，保密协议及竞业限制签署情况等。

明确交易各方的技术定位：未来技术改进者、当下技术先进者。通常来说，两者在跨境知识产权交易总體(tǐ)框架方面存在不同的需求，需要首先通过尽职调查的方式，明确我方属于哪种类型以及与交易对方处于何种对比态势。针对未来技术改进者和赶超者而言，更多(duō)关注的是“前景知识产权"的归属与“背景知识产权"的使用(yòng)空间；针对当下技术先进者与优势者，更多(duō)关注的是“当前知识产权"带来的收益与“未来知识产权"的共同享有(yǒu)。

明确交易各方的市场划分(fēn)计划：有(yǒu)重叠的竞争市场、无重叠市场。知识产权交易活动一般是买方（又(yòu)称并購(gòu)方、产业方、受让方或投资人等）通过中介机构从卖方（又(yòu)称被并購(gòu)方、出让方、出售方等）获得交易对象的过程。交易对象通常是卖方的一个或多(duō)个关联公司（即上述目标公司）的全部或特定业務(wù)、知识产权。在仅出让部分(fēn)业務(wù)或知识产权的交易架构中，由于卖方或其关联公司仍需继续经营所出让的相关业務(wù)，由此买卖双方在一定时间内属于该业務(wù)领域的竞争对手。因此，交易可(kě)能(néng)涉及市场划分(fēn)，进而影响知识产权的尽职调查范围及后续权属权能(néng)安排。

综合考虑上述交易因素以及多(duō)法域问题等实际情况确定IPDD的范围及框架。在以技术為(wèi)核心的交易中，最大范围的IPDD至少包括：界定用(yòng)于实现交易目的的目标知识产权；调查目标知识产权的技术来源及独立性、技术独特性及先进性，技术应用(yòng)情况、技术保护情况，相关纠纷及应对情况，以及目标公司核心技术人员认定及稳定性。此外，在尽职调查前，需关注交易目标國(guó)家的法律制度，明确目标國(guó)家在知识产权方面的法律规定及获得权利的程序。[2]

2、尽调进行时：知识产权尽职调查的策略执行

跨境知识产权交易的实務(wù)操作中，需要知识产权律师和交易律师、交易主體(tǐ)商(shāng)務(wù)团队相互配合。在尽调实務(wù)操作中，知识产权律师可(kě)以通过查阅文(wén)献、访谈、现场调研等方式开展核查。例如，通过列明材料清单，分(fēn)析卖方配合提供的相关技术图纸、授权邮件等资料；走访卖方产品生产線(xiàn)；访谈卖方核心运营人员、核心技术人员和知识产权法律负责人员等；通过登录國(guó)家知识产权局网站等官方平台，查阅卖方及其关联公司的专利、专利申请等知识产权的法律状态、权利负担、转让许可(kě)、剩余保护期限、缴费、全球范围同族专利的布局等情况。

就调查内容而言，一项具體(tǐ)的IPDD可(kě)能(néng)涉及以下调查项目的部分(fēn)或全部。

1）核查目标公司架构及管理(lǐ)情况。了解目标公司管理(lǐ)架构、知识产权管理(lǐ)制度、保密制度，以及对外合作协议中涉及知识产权的条款，以及与关联公司之间的技术合作机制等；

2）核查目标公司产品情况。了解目标公司核心产品和主要的非核心产品涉及的相关技术、该等技术的知识产权保护情况、知识产权的取得方式、权利证书登记情况、权属关系实际情况、研发进度、截至尽职调查报告出具之日的生产销售情况（包括境内销售和境外销售）、使用(yòng)第三方技术的情况、相关第三方技术的原始技术来源情况、第三方技术对应有(yǒu)形载體(tǐ)的交付情况、第三方技术对应知识产权的权利转移情况、文(wén)献发表公开情况、权利负担以及对外转让/许可(kě)情况。

3）核查目标公司技术情况。

* 调查目标技术来源及独立性。例如：研发项目的投入情况及行业发展趋势。

* 调查技术独特性及先进性。例如：技术先进性及行业竞争力；技术升级迭代、技术替代淘汰风险；具有(yǒu)自主知识产权的目标技术及权属是否清晰完整；技术成果转化能(néng)力，行业地位突出或者市场认可(kě)度；技术成果与产业融合度是否符合行业未来发展趋势。

* 调查目标技术人员认定及稳定性。例如：保持目标技术人员团队稳定性的措施；最近几年目标技术人员是否发生重大不利变化；对目标技术人员实施的约束激励措施；是否具有(yǒu)持续研发的能(néng)力。

4）核查目标公司知识产权情况。

* 调查目标知识产权应用(yòng)情况。例如：技术形成产品或实现产业化，知识产权与主要产品/服務(wù)的对应情况。

* 调查目标技术的知识产权保护情况。例如：知识产权管理(lǐ)體(tǐ)系和制度（如研发项目的管理(lǐ)制度、研发创新(xīn)制度和持续创新(xīn)的机制）；知识产权的来源、权属、取得方式、有(yǒu)效期限；技术专利许可(kě)或授权情况以及是否具有(yǒu)非排他(tā)性等；知识产权储备对目标技术实施和运营的支撑（如知识产权具有(yǒu)所有(yǒu)权或使用(yòng)权、目标专利具有(yǒu)法律稳定性、知识产权对目标技术和产品的覆盖性）。

* 调查目标知识产权纠纷及应对情况。例如：目标产品、技术、知识产权等是否存在重大权属纠纷、诉讼或有(yǒu)事项，职務(wù)发明、竞业禁止等；无形资产等资源要素是否存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷；共享资源要素是否存在权属纠纷、诉讼和失效风险；合作研发项目的权利义務(wù)约定及保密措施；关联方的知识产权授权使用(yòng)、共享和失效风险等。

3、尽调报告后：知识产权尽职调查的报告更新(xīn)

在完成上述阶段性核查后，需根据核查结果并结合交易各地域法律规定，评估知识产权法律风险，出具IPDD报告，辅助买方制定最终交易策略，确定交易价格。但尽职调查并非随着调查报告的交付万事大吉，需要随着交易策略安排的调整持续跟进更新(xīn)。如前所述，知识产权具有(yǒu)客體(tǐ)非物(wù)质性，由此使得在技术的交付过程中常面临着单纯变更软件著作权、专利权等的权利人不足以达到交易目的的情况，这就需要在尽调全过程同步考虑知识产权的实施方案，移交与过渡期安排，交易后知识产权的整合与管理(lǐ)等。

[注] 

[1] 刘丽：“中國(guó)企业海外并購(gòu)中的知识产权审慎性调查问题研究"，载于《科(kē)技与法律》2011年第1期，第41~42页。

[2] 高國(guó)雅：“跨國(guó)公司知识产权交易中的尽职调查"，载于《经济研究导刊》2014年第5期，第245页。